ה ח ל ט ה
1. בפני התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר (סימן שירות) מס' 170851 "SmallTalk" עבור "שירותי תקשורת ושירותי טלפון, הנכללים כולם בסוג 38" (להלן: "הסימן"). הסימן הינו מעוצב ונראה כך:
הבקשה לרישום הסימן הוגשה ביום 4.3.2004 על ידי חברת גמקום בע"מ (להלן: "המבקשת") ופורסמה ביומן סימני המסחר ביום 30.6.2005. חברת Orange Personal Communications Services Limited (להלן: "המתנגדת") הגישה ביום 2.10.2005 התנגדות לרישום הסימן.
2. המתנגדת הינה הבעלים של סימן מסחר מס' 139981 "big talk" (לא מעוצב) בסוג 9, עבור "התקנים ומכשירים לתקשורת אלקטרונית, טלקומוניקציה והעברת נתונים", שנרשם ביום 12.11.2001, ושל סימן מסחר מס' 139880 "big talk" (לא מעוצב) בסוג 38, עבור "שירותי טלקומוניקציה, תקשורת אלקטרונית והעברת נתונים", שנרשם ביום 5.9.2001 (להלן: "סימני המתנגדת"). לגבי סימני המתנגדת ניתנה הודעת הסתלקות לפיה רישום הסימנים לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים "big" ו-"talk" אלא בהרכב הסימנים. למען הנוחות, אתייחס לסימני המתנגדת "big talk" בלשון יחיד.
3. ראיות המתנגדת הוגשו ביום 27.2.2007; ראיות המבקשת הוגשו ביום 22.4.2007; ראיות בתשובה מטעם המתנגדת הוגשו ביום 23.9.2007. הדיון בפניי התקיים ביום 19.6.2008. סיכומי המתנגדת הוגשו ביום 3.12.2008; סיכומי המבקשת הוגשו ביום 1.3.2009; סיכומים בתשובה מטעם המתנגדת הוגשו ביום 24.3.2009.
עיקרי הטענות
א. עיקר טענות המתנגדת
4. אשר לנטל ההוכחה בהליך ההתנגדות, טוענת המתנגדת כי בניגוד לעמדת המבקשת - כפי שזו עולה בסיכומיה - נטל ההוכחה מוטל על מבקשת הרישום.
5. לטענת המתנגדת, הסימן המבוקש לרישום דומה עד כדי הטעייה לסימן "big talk" הרשום על שם המתנגדת, ועל כן אינו כשר לרישום מכוח סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"). מכל מקום, הנטל להוכיח העדרה של סכנת הטעייה מוטל על המבקשת.
6. לטענתה, השימוש במילה התחילית "small" - ההופכית למילה התחילית "big" בסימן המתנגדת - הוא היוצר זיקה בין הסימנים, כך שנוצר הרושם ששני הסימנים משתייכים לאותה סדרת מוצרים. אף על פי שהסימן "SmallTalk" מופיע כמילה אחת, נוצרת חציצה ויזואלית בין שתי המילים המרכיבות את הסימן בשל השימוש באותיות תחיליות גדולות. המתנגדת ממשיכה וטוענת כי סימנה הרשום אינו מוגבל לצבע כזה או אחר, ועל כן השימוש בצבעים אדום וכחול בסימן המבקשת אינו מונע סכנת הטעייה.
7. המתנגדת טוענת כי אין חשיבות לשימוש הנוכחי שעושה המבקשת בסימן "SmallTalk", משום שלא שימוש זה נבחן בהתנגדות אלא השימוש המיועד כפי שהוא בא לידי ביטוי בבקשה נשוא ההתנגדות. לטענת המתנגדת, קיימת זהות בין השירותים המופיעים בבקשה לבין השירותים עליהם חל סימן המסחר של המתנגדת. המתנגדת מוסיפה כי גם ביחס לשימוש בפועל שעשתה המבקשת בסימן המבוקש מדובר בסחורות ושירותים מאותו הגדר, שכן הן המתנגדת והן המבקשת מספקות שירותים שמטרתם לאפשר ללקוח לבצע שיחות מוזלות באמצעות הטלפון הסלולרי.
8. עוד נטען כי מוצרי ושירותי המבקשת מיועדים לאותו קהל יעד - קהל המשתמשים בשירותים סלולריים, ולקוחות המתנגדת ביניהם. הבקשה נשוא ההתנגדות אינה מוגבלת לצרכנים מסוימים. על כן, חזקה שהיא מיועדת לכל הצרכנים אשר באופן סביר עשויים להיזקק לשירותים המפורטים בבקשה, דהיינו לכל המשתמשים בשירותי תקשורת.
9. המתנגדת מוסיפה כי רישום הסימן המבוקש יאפשר למבקשת להבנות מהמוניטין שלה בסימן "big talk" ועל כן נוגד את תקנת הציבור.
10. לבסוף, טוענת המתנגדת כי הסימן "big talk" הינו סימן מסחר מוכר היטב בתחום התקשורת לפי סעיף 11(14) לפקודה, ועל כן הוא זוכה להגנה אף מעבר להגדר הטובין והשירותים שלגביהם הוא רשום.
ב. עיקר טענות המבקשת
11. הטענה העיקרית שבפי המבקשת היא כי לא קיים דמיון מטעה בין הסימן המבוקש לסימן המתנגדת. מבחינה חזותית, הסימן המבוקש מורכב מאותיות קטנות וגדולות, בעוד שסימן המתנגדת רשום באותיות קטנות בלבד; הסימן המבוקש מורכב משני צבעים - אדום וכחול, בעוד שהמתנגדת עושה שימוש בפועל בעיקר בצבעים לבן וכתום; סימנה של המבקשת הינו מעוצב בעוד שסימן המתנגדת אינו מעוצב; בסימן המתנגדת קיים רווח בין שתי המילים, זאת בניגוד לסימן המבוקש.
12. המבקשת מוסיפה וטוענת כי בעוד שלסימן המתנגדת אין כל משמעות מילונית, הרי שלסימן המבוקש ישנה משמעות נוספת, מילונית, והיא "שיחת חולין" בשפה האנגלית. משמעות נוספת זו מסייעת להבדילו מסימן המתנגדת. לטענתה, קיומה של המילה "talk" בשני הסימנים הינה חסרת משקל ומשמעות, שכן בחינת הדמיון בין הסימנים נעשית בהתייחס לכלל מרכיביו של כל סימן. זאת, בפרט נוכח העובדה שהמילה "talk" הינה מילה תיאורית למוצרים ושירותים בשוק התקשורת, ושניתנה הודעת הסתלקות ממילה זו. לעניין החשש להטעיה הנובע מכך שהמילה "small" הופכית למילה "big", טוענת המבקשת כי בכדי שהראשונה תרמז על האחרונה עד כדי יצירת הטעיה ביניהן, על שתי המילים להיות קשורות לשוק בו נמכרים המוצרים ו/או השירותים. לשיטתה, המילים "small" ו-"big" הינן מילות תואר סתמיות המשוללות כל קשר ענייני לשוק התקשורת, ועל כן עצם היותן מילים בעלות משמעות הפוכה אינו יוצר אצל הצרכן רושם מסחרי דומה.
13. עוד נטען על ידי המבקשת כי השוק הרלוונטי למוצרי המתנגדת הינו, ככל הנראה, ציבור הזרים השוהים בישראל ואשר אינם מעוניים בתשלום קבוע לאחת מחברות הסלולר, בעוד שהמבקשת משווקת את שירותיה למגזר העסקי. כך גם צינורות השיווק ואמצעי הפרסום של הצדדים שונים זה מזה - בעוד שמוצר המתנגדת נמכר בנקודות מכירה כגון קיוסקים ודוכני מפעל הפיס, ומפורסם באמצעים שונים, הרי שמוצר המבקשת מפורסם ומשווק באמצעות אנשי שיווק ו/או באמצעות פנייה ישירה ללקוחות הפוטנציאליים בדואר אלקטרוני. המבקשת מדגישה כי מחיר הממיר הסלולרי שפיתחה מגיע לאלפי שקלים, בתוספת תשלום שנתי עבור שירותי תמיכה ואחריות. לעומת זאת, המתנגדת מוכרת את שירותיה במחירים שנעים בין עשרות שקלים למאה וחמישים ש"ח.